Jurisprudência 16 – O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa

QUARTA TURMA

 
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A marca é um bem imaterial móvel protegido pela propriedade industrial (LPI – Lei n. 9.279/1996), de forma temporária (10 anos prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos) e dependente de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
A titularidade da marca é alcançada com a concessão. Essa titularidade pode ser tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
Assim, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.
As marcas podem identificar produto ou serviço. Essas marcas são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Têm prazo de duração de 10 anos prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos e seu registro é no INPI, com proteção territorial de maneira nacional. Já o domínio identifica o site (estabelecimento virtual) e tem registro no Comitê Gestor de Internet do Brasil, pelo prazo contratual (normalmente um ano renováveis) e proteção mundial (não outro endereço virtual igual no mundo).
A questão colocada no julgado é se o uso de expressões semelhantes no mesmo ramo de atuação configuraria dano moral.
A LPI (Lei n. 9.279/1996) estipula que:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

A LPI assegura ao titular do registro de marca o direito de obter indenização em face do uso indevido da marca ou mesmo o uso de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
A pretensão substitutiva pode ter por objeto a reparação de danos materiais (prejuízos emergentes e lucros cessantes) e a reparação por danos morais, sendo comum a cumulação de pedidos nas controvérsias que envolvem o direito intelectual.
A tutela indenizatória não limita aos danos patrimoniais emergentes, mas também aos lucros cessantes e aos danos morais que por ventura venham a ser gerados em decorrência do uso indevido de uma marca, desenho industrial ou patente gerados, por exemplo, pela concorrência desleal (Aquino, 2017, p. 88).

Processo civil e comercial. Marca. Nulidade. Declaração. Competência. Contrafação. Danos materiais e morais. Prova. 1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. 2. Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. Precedentes. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (BRASIL. STJ. REsp 1322718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.6.2012, DJe 11.12.2012).

Os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles tidos como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito, ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral.
Direito Macário. Recursos especiais. Marca. Bem imaterial componente do estabelecimento. Uso sem a anuência do titular. Impossibilidade. Concorrência desleal. Reconhecimento da violação do direito de propriedade industrial. Obrigação de indenizar. Apuração da extensão dos danos em liquidação de sentença. Possibilidade. Importação paralela e recondicionamento dos produtos sem a anuência do titular da marca. Impossibilidade.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.
2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei nº 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.
3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.
4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96, não socorre a recorrente.
5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.
6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.
7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré (BRASIL. STJ. REsp 1207952/AM, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 1.2.2012).

O STJ também sedimentou o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súm 227). Dado o caráter de pessoa conferido pela norma, não se pode negar que a pessoa jurídica é possuidora de bens extrapatrimoniais, pois, nos termos do art. 52 do CC/2002, apesar de despida de direitos ligados à personalidade humana (saúde, integridade física e psíquica), é titular de direitos da personalidade, tais como a tutela ao nome, a marca, a imagem, a reputação, a honra (objetiva), a intimidade (como nos segredos industriais), a liberdade de ação etc.
A marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
Os danos compensáveis são os materialmente apurados. Sem existirem danos, ou melhor, sem comprová-los, não existirá indenização, logo o TJRJ decidiu pela aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que basta para caracterizar o dano a mera confusão ao consumidor.

Propriedade Industrial – Contrafação – Comercialização – Obrigação de Indenizar – Responsabilidade Objetiva – Dano Material – Dano Moral – Apelação Cível – Ação Ordinária – Contrafação. Para a configuração da imitação, não importa ser o produto imitador cópia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade de o produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, face à forte identidade entre as características e qualidades do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independente da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida (BRASIL. TJRJ. AC 2.414/99 – (Reg. 040.599) – 18ª C. Cív. – Rel. Des. Jorge Luiz Habib – DJ. 24.3.1999.)

Há acórdãos aparentemente díspares deste Tribunal. De um lado, há os que afirmam que os danos materiais devem ser comprovados na fase de conhecimento (REsp. 115.008-RJ, relator Ministro Eduardo Ribeiro, DJ 7.8.2000, invocado como fundamento pelo acórdão recorrido; REsp. 316.275-PR, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 19.11.2001; e o recentíssimo acórdão no REsp. 1.315.479-SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.3.2017). De outro lado, há os acórdãos citados pelo eminente relator, considerando que, na hipótese de uso indevido de marca, os danos materiais são presumidos (REsp. 1.174.098/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15.2011; REsp. 466.761/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 4.8.2003 e AREsp. 51.913/SP, DJe 1.2.2012, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, entre outros).
A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v.g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável dano material.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012).
Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. – Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. – Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295).
Os artigos 209 e 210 da LPI em nenhum momento condicionam a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente ao uso indevido da marca a concorrência desleal, o desvio de clientela e a confusão entre estabelecimentos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos.
O dispositivo autoriza a reparação material se houver “ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal”, ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato – uso indevido de marca.
Nesse sentido:
Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção – Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. – É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. – Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese. – O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores. – A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima. Recurso especial não provido. (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009).
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita – contrafação –, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, da sua reputação ou imagem.
Nesse sentido, em julgado bem recente, a Terceira Turma reiterou:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1 – Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2 – Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3 – A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4 – A Lei n. 9.279/1996 – que regula a propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5 – O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6 – O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

7 – Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8 – Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9 – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Dessa forma, o dano na ação indenizatória é imprescindível, mas não para a caracterização de um ilícito subjetivo. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita – contrafação –, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem. Logo, caberá indenização, por perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes, que deverão ser apurados em liquidação de sentença ou pelo cumprimento de sentença.
 
Como a situação poderia ser cobrada em concurso público
Cotemig Empresarial S/A e Sotemig – Sociedade Técnica Educacional de Minas Gerais Ltda. ajuizaram ação em face de Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem Ltda., afirmando que a ré estaria se utilizando de marca semelhante à registrada pelas autoras – “cetemig”  e endereço eletrônico “www.cetemig.com.br” – no mesmo ramo de atividades (ensino médio profissionalizante e cursos técnicos de nível médio e pós-médio, em eletrotécnica, eletrônica, automação, telecomunicações, dentre outros), almejando, em razão disso, além de suspensão do uso da marca, indenização pelos danos patrimoniais e morais sofridos, além do pedido cominatório de obrigação de não fazer. Assim, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação brasileira, assinale a alternativa incorreta.

a) O dano moral por uso indevido da marca é não aferível in re ipsa, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

b) A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

c) A marca é um bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

d) A marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

 
Gabarito: letra a.
Justificativa: REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018
 
AQUINO, Leonardo Gomes de. Curso de direito empresarial: teoria da empresa e direito societário. Brasília: Editora Kiron, 2015.
AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017.
ANIEL, Deniz Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade-dress) no Brasil. ABPI. Rio de Janeiro: nº 87, p. 37-42, mar/ abr. 2007.
MORO, Maitê Cecília Fabbrini. Marcas tridimensionais. Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2010.

Leonardo Aquino – Direito Empresarial – Advogado
Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Autor na área jurídica, colunista e articulistas em diversas revistas nacionais e internacionais. Autor dos Livros: (1) Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário; (2) Legislação aplicável à Engenharia; (3) Propriedade Industrial. Conferencista. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial. Colaborador na Rádio Justiça. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB/DF. Presidente da Comissão Nacional de Direito Empresarial da ABA. Professor do Uniceub, do Unieuro e da Escola Superior de Advocacia ESA/DF. Advogado.

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