Jurisprudência 03 – A Extinção da Patente e o Direito de Restauração

Informativo n. 0608 – Publicação: 30 de agosto de 2017

PROCESSO	REsp 1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.
RAMO DO DIREITO	DIREITO EMPRESARIAL
TEMA	Propriedade industrial. Patentes. Falta de pagamento de retribuição anual. Obrigatoriedade de notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente. Restauração garantida pelo art. 87 da Lei n. 9.279/96 até três meses contados da notificação.

DESTAQUE

Para arquivamento de pedido ou extinção de patente por falta de pagamento da retribuição anual prevista no art. 84 da Lei n. 9.279/1996, exige-se notificação prévia do respectivo depositante ou titular.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Discute-se acerca da necessidade de notificação prévia da extinção da patente pela falta de pagamento de duas retribuições anuais. Inicialmente, cabe pontuar que esse pagamento configura requisito imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio, garantido pelo Estado, de exploração comercial do objeto patenteado durante o seu prazo de vigência. De acordo com o art. 84 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), a retribuição anual é devida a partir do início do terceiro ano do depósito e deve ser paga nos três primeiros meses de cada período anual. Nesse contexto, a falta do pagamento da retribuição acarreta, como regra, o arquivamento do pedido de patente, ou, caso já concedida, a sua extinção. Porém, a regra do art. 87 do referido diploma legal prevê, como forma de preservar o direito do titular da patente, o instituto da restauração. Estabelece o dispositivo aludido que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente em razão do não pagamento da retribuição anual, o depositante ou o titular pode, no prazo de três meses contados dessa notificação, restaurar o pedido ou a patente, por meio do pagamento de retribuição específica. Infere-se desse dispositivo legal que, na hipótese de inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente é obrigatória, porquanto necessária para o exercício do direito à restauração.

Vamos analisar as regras!
Com a extinção da patente, o seu objeto cai em domínio público. O fim da proteção exclusiva, bem como a queda de seu objeto no domínio público, é inflexível e incondicional.
Assim, a extinção da patente pode ocorrer das seguintes formas: a patente extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III – pela caducidade; IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no parágrafo 2º do art. 84 e no art. 87; e V – pela inobservância do disposto no art. 217. É claro que a patente poderá sofrer a sua extinção em decorrência de ação de nulidade judicial ou administrativa.
Em relação ao tema, podemos afirmar que “acarretará a extinção da patente quando o depositante ou titular de uma patente não efetuar pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito, dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual”. [1]
Por outro lado, é possível evitar que a patente caia em domínio público se ocorrer a restauração do pedido.
A Convenção da União de Paris (CUP) prevê, no art. 5º bis (2), que “os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas”[2]. Rubens Requião afirma que “o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica”.[3]
Caberá restauração sempre que uma anuidade não tiver sido paga ou tiver sido paga indevidamente e não for complementada[4]. A restauração de um pedido implica no restabelecimento de seu andamento processual e deverá ser requerida no prazo de 03 (três) meses a contar da data da notificação, publicação na Revista da Propriedade Industrial, do seu arquivamento, por falta de pagamento da anuidade.
A restauração deverá ser requerida por meio do formulário modelo 1.02, instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos à restauração e às anuidades, ou as suas complementações, devidos no valor do prazo extraordinário (art. 13 da Resolução n. 66/2013).
Uma eventual questão de concurso poderia abordar o assunto da seguinte forma:
O Laboratório Farmacêutico Azul Ltda. realizou um depósito de uma patente referente ao invento, que tem como produto um medicamento. Diante da afirmação, assinale a alternativa correta.

Falta de pagamento de retribuição anual a partir do depósito acarreta a extinção do pedido de patente.
Na hipótese de inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente é facultativa, porquanto necessária para o exercício do direito à restauração.
Para arquivamento de pedido ou extinção de patente por falta de pagamento da retribuição anual, a partir do terceiro ano do depósito, exige-se notificação prévia do respectivo depositante ou titular.
Uma vez extinta a patente, o objeto cai em domínio público, não sendo possível nenhum pedido de restauração.

Gabarito: C

Referência:
AQUINO, Leonardo Gomes de. Curso de direito empresarial: teoria da empresa e direito societário. Brasília: Editora Kiron, 2015.
AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017.
BRASIL. STJ. REsp 1.145.637-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 8.2.2010;
BRASIL. STJ. REsp 1.092.139-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 4.11.2010.
BRASIL. STJ. REsp 1.201.454-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 14.10.2014.

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. V. 1
[1]                     AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 248.
[2]                     Direito empresarial. Requisitos de Validade de Patente de Revalidação. Uma patente pipeline concedida no exterior e revalidada no Brasil não pode ser anulada ao fundamento de falta de um dos requisitos de mérito do art. 8º da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), mas apenas por ausência de requisito especificamente aplicável a ela (como, por exemplo, por falta de pagamento da anuidade no Brasil) ou em razão de irregularidades formais. Da leitura dos arts. 230 e 231 da LPI e de acordo com doutrina especializada, uma vez concedida a patente pipeline por outra jurisdição, ela não poderá ser anulada invocando-se a ausência de um dos requisitos de mérito previstos no art. 8º da LPI para a concessão das patentes ordinárias (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Precedentes citados: BRASIL. STJ. REsp 1.145.637-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 8.2.2010; e BRASIL. STJ. REsp 1.092.139-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe 4.11.2010. BRASIL. STJ. REsp 1.201.454-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 14.10.2014.
[3]                     REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. V. 1, p. 342.
[4]                     AQUINO, Leoanrdo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Plácido, 2017, p. 250.
Referência:
AQUINO, Leonardo Gomes de. Curso de direito empresarial: teoria da empresa e direito societário. Brasília: Editora Kiron, 2015.
AQUINO. Leonardo Gomes de. “O Reconhecimento e Execução de sentenças arbitrais estrangeiras: na Convenção de Nova Iorque, de 10 de Junho de 1958 e nos Direitos Brasileiro e Português”. Câmara de Arbitragem Empres23arial – Brasil. http://www.camarb.com.br/artigos/arquivo46pag.pdf. Belo Horizonte: 2004. Acesso em 15 de setembro de 2017.
CASTRO, Amílcar de. Direito Internacional Privado. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense Ed., 1999.
LIEBMAN, Enrico Tullio. “L´azione per la Delibazione delle Sentenze Straniere”. Revista di Diritto Processuale Civile. 1927, I, 281-304.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. arts. 476 a 565. 5ªed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 5.
TIBURCIO, Carmem. “As inovações da EC 45/2004 em matéria de homologação de sentenças estrangeiras”. Revista de Processo. ano 31, nº 132. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006: 123-139.

[1]                      A competência para a homologação foi alterada pela Emenda à Constituição n. 45, que a transferiu para o Superior Tribunal de Justiça.
[2]                      GUIMARÃES, Vol. 86, p. 723 e ss apud AQUINO. Leonardo Gomes de. “O Reconhecimento e Execução de sentenças arbitrais estrangeiras: na Convenção de Nova Iorque, de 10 de Junho de 1958 e nos Direitos Brasileiro e Português”. Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil. http://www.camarb.com.br/artigos/arquivo46pag.pdf. Belo Horizonte: 2004. Acesso em 15 de setembro de 2017.
[3]                      Interessante é a evolução histórica do dispositivo de homologação de sentenças estrangeiras no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Vide TIBURCIO, Carmem. “As inovações da EC 45/2004 em matéria de homologação de sentenças estrangeiras”. Revista de Processo. ano 31, nº 132. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006: 123-139, p. 130-139.
[4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. arts. 476 a 565. 5ªed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 5, p. 86-88; LIEBMAN, Enrico Tullio. “L´azione per la Delibazione delle Sentenze Straniere”. Revista di Diritto Processuale Civile. 1927, I, 281-304, p. 299
[5]                      CASTRO, Amílcar de. Direito Internacional Privado. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense Ed., 1999, p. 288-289.
[6]                      LIEBMAN, Enrico Tullio. “L´azione per la Delibazione delle Sentenze Straniere”. Revista di Diritto Processuale Civile. 1927, I, 281-304, p. 301

Leonardo Gomes Aquino

Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Autor na área jurídica, colunista e articulistas em diversas revistas nacionais e internacionais. Autor dos Livros: (1) Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário; (2) Legislação aplicável à Engenharia; (3) Propriedade Industrial. Conferencista. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial. Colaborador na Rádio Justiça. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB/DF. Presidente da Comissão Nacional de Direito Empresarial da ABA. Professor do Uniceub, do Unieuro e da Escola Superior de Advocacia ESA/DF. Advogado.

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